Uso effettivo del marchio comunitario sulla rete internet – decadenza ex art. 51(1)(1) RMC

Nella decisione di annullamento n. 7476C, l’UAMI ha affrontato alcune interessanti questioni relative all’obbligo di utilizzazione del marchio da parte del titolare e alle prove idonee a dimostrare l’uso effettivo del segno, in particolare sulla rete Internet.

Come ricorda l’Ufficio, la ratio legis dell’obbligo dell’uso effettivo di un marchio comunitario esclude “che il registro dell’UAMI possa essere equiparato a un deposito strategico e statico, atto a conferire a un titolare inattivo un monopolio legale per una durata indeterminata.
Conformemente al considerando n. 10 RMC, “il registro dell’UAMI deve sempre riflettere fedelmente le indicazioni che le imprese utilizzano effettivamente sul mercato per distinguere i loro prodotti e servizi nella vita economica“ (sentenza del Tribunale 15/09/2011, T-427/09, ‘Centrotherm’, punto 24).

Sono state quindi esaminate le prove fornite dal titolare del marchio per dimostrare l’uso effettivo del marchio MYSELF in numerose classi di prodotti e servizi, tra cui in particolare marketing (classe 35); comunicazioni; fornitura di bacheche elettroniche (compreso blogs); trasmissione e consegna di test messaggi ed informazioni da parte di reti di comunicazione (classe 38) e intrattenimento; pubblicazione; organizzazione e gestione di giochi e concorsi (classe 41).

Riguardo ai servizi della classe 38, la Divisione di annullamento dell’UAMI concorda con i rilievi formulati dalla richiedente, chiarendo come la possibilità di ospitare all’interno del proprio sito web servizi di social networking elaborati da altri fornitori (Facebook; Linkedin o Twitter) rientra in una strategia di marketing seguita dalla maggior parte delle pubblicazioni digitali, ma non implica che si tratti di servizi forniti dagli editori di tali pubblicazioni. Infatti, l’attivazione di una pagina Facebook dal titolo corrispondente al segno costituisce inoltre un servizio meramente accessorio rispetto al prodotto della classe 9 di cui trattasi (pubblicazione digitale) e il possesso di una pagina Facebook o di un nome di dominio non consente di ritenere il titolare della pagina come un prestatore di servizi di telecomunicazioni. Del pari, gli articoli e gli altri testi pubblicati sui siti internet non costituiscono servizi di fornitura di bacheche elettroniche (compreso blogs); trasmissione e consegna di testi, messaggi e informazioni da parte di reti di comunicazioni. Pubblicare articoli è la normale attività di una rivista digitale, che non può essere confusa con un servizio di messaggistica online. Manca, in ogni caso, nelle prove prodotte qualsiasi indicazione del fatto che non si tratti di servizi sporadici, messi a disposizione dei lettori in modo non meramente accessorio ma con lo specifico intento di mantenere o trovare specifiche quote di mercato per tali servizi.

Ad esclusione di un ristretto numero di prodotti e servizi in tre classi, il marchio è stato quindi ritenuto decaduto da tutti i servizi delle classi 38, 41 e 42.

Decisione UAMI